Blog

Mar 06, 2023

Precedente contradictorio para la Corte Suprema en American Axle

“Es difícil explicar por qué la lógica de la Corte en Schein no debería también

"Es difícil explicar por qué la lógica de la Corte en Schein no debería aplicarse también a los estatutos de patentes y las excepciones creadas judicialmente de ideas abstractas, leyes de la naturaleza y fenómenos naturales".

El Departamento de Justicia de EE. UU. está alentando a la Corte Suprema a otorgar un certiorari a American Axle para aclarar la ley de elegibilidad de patentes de EE. UU. Por lo tanto, parece que las posibilidades son mejores que nunca para que este problema reciba la atención que tanto necesita.

American Axle & Manufacturing, Inc., v. Neapco Holdings LLC involucra una decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los EE. UU., encontrando que la patente de los EE. UU. No. 7,774,911 no era válida por estar dirigida a una ley natural, y nada más, y no era elegible para la protección de patente bajo 35 USC Sección 101. Las reivindicaciones de la patente '911 son para un método de fabricación de ejes de transmisión de automóviles. Al negar una nueva audiencia, el Circuito Federal en pleno emitió cinco opiniones concurrentes y disidentes, incluidos seis jueces en disidencia, y todo el tribunal rogó a la Corte Suprema que aclarara la elegibilidad de la patente. (Ver escrito del abogado en la página 20). American Axle presentó una solicitud de certiorari ante la Corte Suprema, que luego invitó al Procurador General a expresar las opiniones de los Estados Unidos.

Después de más de un año de espera, el Departamento de Justicia presentó su escrito amicus curiae el 24 de mayo de 2022. El Procurador declaró inequívocamente que la afirmación del Circuito Federal de que las reclamaciones del 911 no son elegibles para la patente "es incorrecta" y que la decisión de la apelación refleja " incertidumbre sustancial acerca de la correcta aplicación de la Sección 101". El Procurador también señaló que la prueba de dos partes de Alice para la elegibilidad de patentes enunciada por la Corte Suprema en Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 US 208 (2014), ha producido confusión en los tribunales inferiores, y ha "fracturado" el Circuito Federal. (Ver escrito del abogado en la página 19). El Procurador también reconoció la dificultad admitida para la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE. UU. (USPTO), los inventores, las empresas y otras partes interesadas en patentes, al aplicar los precedentes de la Corte Suprema de manera consistente con respecto a la elegibilidad de patentes bajo la Sección 101.

El Procurador instó a que la investigación de la Sección 101 se guíe por la práctica histórica y los precedentes judiciales. Pero el precedente de la Corte Suprema parece ser irreconciliable.

Por un lado, como reconoce el Procurador, las excepciones a la elegibilidad de patentes creadas judicialmente (leyes de la naturaleza, fenómenos físicos e ideas abstractas), datan de hace más de 150 años. Bilski v. Kappos, 561 US 593, 601-02 (2010) y han sido reafirmados por la Corte Suprema en varias decisiones durante la última década. Ver, por ejemplo, Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 US 66 (2012).

Por otro lado, un precedente más reciente de la Corte Suprema sostiene que no puede haber excepciones creadas judicialmente a los estatutos promulgados por el Congreso. Este precedente no se discute en el escrito del Procurador.

El 8 de enero de 2019, la Corte Suprema de EE. UU. decidió que Henry Schein, Inc. v. Archer & White, Inc., 139 S.Ct. 534 (2019). Este no era un caso de patente, sino más bien un caso relacionado con la Ley Federal de Arbitraje. La Ley de Arbitraje, promulgada en 1925, permite que las partes acuerden someter las disputas a arbitraje, en lugar de litigar en los tribunales. A veces, las partes no están de acuerdo sobre si una cláusula de arbitraje en un contrato se aplica a una disputa en particular. Incluso cuando el contrato delega esta cuestión de umbral inicial al árbitro, algunos tribunales federales aplican una "excepción creada judicialmente" y deciden ellos mismos si el argumento de que se aplica la cláusula de arbitraje es totalmente infundado, a fin de evitar intentos frívolos de transferir disputas de los tribunales a otros. arbitraje.

Con los tribunales de circuito divididos sobre esta excepción "totalmente infundada", la Corte Suprema otorgó certiorari para decidir la cuestión de si la excepción es compatible con la Ley de Arbitraje. La Corte Suprema razonó que el Congreso diseñó la Ley de una manera específica, y no es función de la Corte rediseñar el estatuto. Al señalar que la Ley no contiene ninguna excepción "totalmente infundada", el Tribunal explicó que no podían incorporar sus propias excepciones en el texto legal. Más específicamente, el Tribunal declaró: "No podemos reescribir el estatuto simplemente para acomodar esa preocupación política" de prevenir mociones frívolas para obligar al arbitraje. En Schein, la Corte Suprema concluyó que la política pública no puede reemplazar el texto legal aprobado por el Congreso para respaldar una excepción no legal.

Entonces, si se otorga certiorari en American Axle, ¿seguirá la Corte Suprema las excepciones a la elegibilidad de patentes creadas judicialmente, históricas y de larga data, o su precedente reciente que prohíbe tales excepciones? Es difícil explicar por qué la lógica de la Corte en Schein no debería aplicarse también a los estatutos de patentes y las excepciones creadas judicialmente de ideas abstractas, leyes de la naturaleza y fenómenos naturales. Dado que no hay base en el estatuto de patentes para estas excepciones, estas excepciones parecen ser un "rediseño" inadmisible de la Sección 101. Si es así, parece que las excepciones históricas a la elegibilidad de patentes deberían declararse muertas.

El precedente adicional de la Corte Suprema plantea una cuestión más básica de si existe la necesidad de alguna excepción. La Sección 101 prevé cualquier proceso, máquina, fabricación, composición de materia o mejora de los mismos nuevos y útiles. La Corte reconoció en Bilski que las excepciones "no son requeridas por el texto legal". Bilski, 561 US en 601 (2010).

Como se describe en el escrito del Procurador, se ha interpretado que un "proceso" incluye "un modo de tratamiento de ciertos materiales para producir un resultado determinado" o "un acto, o una serie de actos, realizados sobre la materia objeto de transformación y reducción". a un estado o cosa diferente". Diamond v. Diehr, 450 US 175, 183 (1981), citando Cochrane, v. Deener, 94 US 780,788 (1877). Así, un proceso no es una ley de la naturaleza, o una idea abstracta, y si resulta ser un fenómeno natural, entonces no es nuevo. Por lo tanto, no se necesitan excepciones para los procesos inventivos.

Hace más de 150 años, la Corte Suprema definió el término "máquina" como "una cosa concreta, que consta de partes o de ciertos dispositivos y combinaciones de dispositivos". Burr v. Duryee, 68 US (1 Wall.) 531, 570 (1863). Por lo tanto, las máquinas no son una ley de la naturaleza o un fenómeno físico, ni una máquina es una idea abstracta si la descripción es suficiente para permitir que una persona experta en la técnica fabrique y use la máquina, como lo requiere la Sección 112.

El Tribunal Supremo ha definido "manufactura" (en su forma verbal) como "la producción de artículos para su uso a partir de materias primas o preparadas, dando a estos materiales nuevas formas, cualidades, propiedades o combinaciones, ya sea a mano o con maquinaria ." Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303, 308 (1980) (citando American Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co., 283 US 1, 11 (1931). En la forma nominal utilizada en la Sección 101, "fabricación" se refiere a "artículos" resultantes del proceso de fabricación. El diccionario en el que se basó la Corte Suprema para definir el verbo "fabricar", también define "artículo" como "una sustancia o mercancía en particular: como un artículo de mercancía". 1 Century Dictionary 326 (William Dwight Whitney ed., 1895). Estas definiciones se refieren a "artículos" de "manufactura" como objetos o productos tangibles. Por lo tanto, un artículo manufacturado no es una ley de la naturaleza, un fenómeno físico o una idea abstracta.

"Composiciones de materia" ha sido definida por la Corte Suprema como "todas las composiciones de dos o más sustancias y todos los artículos compuestos, ya sean el resultado de la unión química, o de la mezcla mecánica, ya sean gases, fluidos, polvos o sólidos". Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303, 308 (1980). En consecuencia, una composición de la materia no es una ley de la naturaleza, no es nueva si es un fenómeno físico y no es abstracta si la composición se describe para que una persona experta en la materia pueda hacerla, según la Sección 112.

En vista de las definiciones de la Corte Suprema de las categorías de materia patentable bajo la Sección 101, no parece haber necesidad de las excepciones creadas judicialmente.

Así, a pesar de la larga historia de las excepciones no estatutarias a la materia patentable, el análisis del Tribunal Supremo en Schein y sus definiciones de dicha materia llevan a la conclusión de que las excepciones a la materia estatutaria deben abandonarse, ya que las reivindicaciones de las cinco categorías establecidas en la Sección 101 se pueden evaluar en las Secciones 102, 103 y 112. Fuente de la imagen: Deposit PhotosCopyright: Premium_shotsImage ID: 86267474

Compartir

Advertencia y descargo de responsabilidad: Las páginas, artículos y comentarios en IPWatchdog.com no constituyen asesoramiento legal, ni crean ninguna relación abogado-cliente. Los artículos publicados expresan la opinión personal y los puntos de vista del autor en el momento de la publicación y no deben atribuirse al empleador del autor, clientes o patrocinadores de IPWatchdog.com. Leer más.